Viernes, 23 de junio de 2017

Todo comenzó cuando Calbee inició una acción para cancelar, por falta de uso, la marca Snap, propiedad de Kellogg. De acuerdo con la empresa, la imagen de Snap, uno de los personajes creados por la multinacional de cereales, fue descontinuada a partir de 2008. Adicionalmente, para la compañía nipona, la figura corresponde a una caricatura registrada antes de 1990 y  en ella el elemento nominativo ‘Snap’ es casi imperceptible. 

Según el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la acción por cancelación por no uso aplica para casos donde no se haga uso de la marca “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”. Sin embargo, la  cancelación no podrá iniciar antes de que transcurran tres años a partir de la fecha en que se notifica la resolución que agota el procedimiento de registro.

En abril del año pasado, por medio de la resolución Nº 19568, la SIC canceló parcialmente la marca. Entonces, el registro quedó para distinguir “harinas y preparaciones hechas con cereales, especialmente barras de cereales”.

Kellogg apeló la decisión; y en su defensa presentó varios documentos como prueba del traslado de acción de la marca, entre ellos fotografías y muestras del producto Rice Krispies Treats, donde se encuentra la marca Snap, la historia de los personajes Snap, Pop y Crackcle (registrados como marcas), facturas de venta y una copia del certificado expedido por Isaura Uzcategui, directora de Snacks Andina de Kelloggs Colombia donde se determina que Snap corresponde a Rice Krispies Treats.

De acuerdo con el experto en propiedad intelectual, Luis Ángel Madrid, según las exigencias de la Norma Andina en este caso, la compañía solo podrá conservar la marca para un grupo específico de productos pertenecientes a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en este caso los cereales, ya que Kellogg únicamente pudo demostrar que hacía uso de la marca sobre estos artículos específicos y no sobre todos los que contempla esta clase dentro de los parámetros de Niza.  

A pesar de la defensa de Kellogg, la Dirección de Signos Distintivos se sostuvo en su decisión previa, porque, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el uso del signo debe ser “real y efectivo” y debe manifestarse externa y públicamente. 

Según la ley, el titular de una marca posee dos obligaciones sobre su uso: una “positiva”, que le permite usar, ceder y conceder licencias sobre el signo; y una “negativa”, para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, y oponerse al registro de conjuntos marcarios idénticos o similares.

Las opiniones

Iván Darío Rincón
Experto en derecho comercial y socio de Confianza Plena
“El uso simultáneo de marcas no implica necesariamente desintensificación del signo. Por lo tanto en este caso la resolución emitida por la Superintendencia ha valorado adecuadamente su uso ”

Luis Ángel Madrid
Experto en propiedad industrial de la Universidad Sergio Arboleda
“En efecto, la Dirección de Signos Distintivos canceló parcialmente el registro por cuanto consideró que ciertos productos estaban amparados inicialmente bajo el registro y no se estaban usando”.