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Geraldine Romero - gromero@larepublica.com.co Martes, 31 de marzo de 2015

El pleito jurídico entre estas dos empresas se dio en noviembre de 2013 cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), negó la solicitud de la marca de Sodimac, por considerar que el nombre era idéntico con el previamente registrado, Pintuco Imperial.

Fue así como Sodimac, argumentó en su defensa que la Delegatura debía considerar que la marca Pintuco  Imperial registrada por Global de Pinturas, era usada en Ecuador y por ende los productos se comercializaban en ese mismo país.

La empresa solicitante agregó que los mercados ecuatoriano y colombiano eran diferentes e independientes, aludiendo así, a que el riesgo de confusión o asociación era nulo, pues los consumidores en Colombia no tendrían acceso a la marca Pintuco Imperial de la compañía Global de Pinturas.

En ese sentido Sodimac, expresó que la conexión competitiva no era importante, porque la publicidad y los tipos de productos tenían una finalidad diferente, ya que la marca Pintuco Imperial, estaba destinada para servicios de la clase 2 Internacional, e Imperial, de Sodimac, sería para materiales e instalaciones de la casa. Adicionalmente afirmó que se había encargado de excluir las  pinturas en el nombre solicitado, con el fin de descartar algún tipo de relación.

La cadena solicitante aclaró que su marca Imperial pretendía crear un establecimiento comercial, específicamente una ferretería y que por esta razón la pretensión de Global de Pinturas  era excesiva, en tanto había reconocido que su mercado estaba en Ecuador.

Por  su parte la SIC respondió a los argumentos de Sodimac, y determinó que respecto al uso  de la marca opositora, Imperial, no era relevante saber si  era utilizada en Ecuador o Colombia, pues el análisis correspondía a estudiar si existía confusión o no.

Helena Camargo, socia de Posse Herrera Ruiz,  explicó que cuando una marca  reproducía exactamente a una marca nominativa ya registrada, y no le añadía elementos que realmente le otorgaban distinción, no se podía  conceder el registro de esta,  pues la regla general era que en las marcas mixtas predominaba el elemento nominativo, salvo que el gráfico fuera de tal importancia que pasará a un primer  plano.

La  entidad aseguró que la marca solicitada imitaba el nombre  previamente registrado, ortográfica y fonéticamente, al compartir con exactitud la palabra, Imperial.  La abogada  Catherine  Zea,  de la firma Muñoz Abogados, afirmó que la normatividad Andina fue clara al otorgarle al solicitante o titular la facultad de oponerse en  cualquiera de los países miembros, cuando percibía  que la marca solicitada era idéntica o similarmente confundible con la otra.

Finalmente, el ente regulador dijo que se presentaba relación directa e indirecta  entre los nombres, pues el consumidor podría pensar en un mismo origen empresarial, y adquirir un producto que tenía características diferentes al producto original que buscaba.

La SIC concluyó que no existían nuevas razones que generaran la necesidad de analizar situaciones a las ya estudiadas.

Antecedentes
Sodimac es una empresa de Saci Falabella, uno de los principales conglomerados de retail de América Latina y la mayor compañía de Chile, según su patrimonio bursátil.

En 2012, Sodimac Colombia siguió consolidándose como una de las mayores compañías del país y la principal en el segmento de mejoramiento del hogar, remodelación y materiales de construcción. Actualmente cuenta con 29 tiendas y tiene un portafolio de marcas propias, entre las cuales sobresalen  D’acqua, Daiku, Fixser, Kaztelo, Holztek, Redline y Autostyle. En cuanto a presencia internacional tiene sedes en  Perú y Argentina con formatos de venta como Homecenter.

Las opiniones

Catherine Zea
Abogada de Muñoz Abogados

“La normatividad Andina fue clara al otorgarle al solicitante o titular la facultad de oponerse en cualquiera de los países miembros, cuando percibía que la marca solicitada era idéntica o similarmente confundible con la otra”.

Helena Camargo
Socia de Posse Herrera Ruiz

“Existe conexión competitiva entre los servicios de comercialización, pues el consumidor fácilmente asumirá que dichos servicios y productos tienen un mismo origen empresarial, generándose así la llamada confusión indirecta”.