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María Alejandra Meriño Vera miércoles, 16 de diciembre de 2015

La Acción de Cancelación del Registro de marca por no uso se integró a nuestra legislación  mediante la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta acción faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio  a cancelar el registro de una marca cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado durante los tres (3) años previos a la fecha en la que se interpone la acción dentro de alguno de los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). 

Adicionalmente, la cancelación del registro de marca puede hacerse de forma parcial en los eventos en que el titular de un registro de marca solo use la marca respecto de algunos de los productos o servicios incluidos en el registro, es decir puede solicitarse la cancelación del registro de marca sólo para aquellos productos o servicios para los cuales no se haya usado la marca.

¿Quién puede adelantar el trámite y cuando lo puede hacer?

Este trámite se inicia a solicitud de parte, en ese sentido, cualquier persona que tenga un interés demostrado en la cancelación de la marca respectiva puede presentar la acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta acción se puede interponer solo cuando han transcurrido tres (3) años en los que la marca no hubiera sido utilizada.   

¿Cuándo una marca está en Uso? 

Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una marca está en uso cuando tiene presencia en el mercado a través de los productos o servicios que identifica o distingue, sin perjuicio de que la puesta en escena del signo distintivo sea a título gratuito u oneroso. 

Como corolario de lo anterior, advierte el Tribunal que lo importante es que el público consumidor diferencie real y efectivamente los productos o servicios que se identifican con una determinada marca. 

¿Cómo opera el uso de la marca en el mercado virtual?

En la actualidad las transacciones de bienes y servicios a través de los sitios web o internet son de alto volumen. Esta situación ha generado un mercado virtual mediante el cual se transan y ofrecen bienes y servicios a través de sitios web. Muchos empresarios inscriben sus dominios con el mismo nombre de la marca que tiene registrada, por lo que la marca es lo que identifica al empresario aun en el mercado virtual. 

Estos servicios virtuales pueden ser a título oneroso o gratuito, pero las marcas que los amparan se encuentran en uso si los usuarios virtuales acceden real, actual y efectivamente a sus servicios vía internet. En consecuencia, para probar el uso de un signo de dichas características se debe demostrar el uso del sitio web que esté atado con la marca registrada. 

Así las cosas, el sitio web debe generar en la mente del consumidor un vínculo marcaservicio de manera clara. 

¿Puede el Accionante aprovecharse de la reputación de la marca que pretende usar?

Señala el Tribunal comunitario que La Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de cancelar el registro de una marca, debe hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve la marca objeto de la cancelación, con el fin de evitar confusión en el público consumidor o que se pueda generar un aprovechamiento del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, toda vez que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas  que afecten el desarrollo empresarial y la generación de error en el público consumidor.

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