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Henry Javier Rodríguez Jiménez Jueves, 15 de marzo de 2018

En un reciente fallo del Consejo de Estado – Sección Primera, se adoptó la postura, ya acogida, en cuanto a la procedencia de admitir el desistimiento de la demanda de nulidad en ejercicio del control de nulidad relativa, previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN).

¿Qué posición tenía el Consejo de Estado respecto del desistimiento de acciones de nulidad relativa de una marca?
Inicialmente no era admisible aceptar el desistimiento de una acción de nulidad relativa de marca fundamentada en el inciso 2º del artículo 172 de la Decisión 486 de la CAN, que remite al artículo 136 que establece: “No podrán registrase como marcas signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a). Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…).”

Para el Consejo de Estado, el desistimiento de una acción de esta naturaleza, no era admisible por cuanto, según la interpretación inicial, la norma no sólo protegía intereses particulares, si no los del público consumidor, dado que la confusión que se puede dar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios, que llegan a afectar el interés general, al no permitir que los consumidores distingan los diferentes orígenes de los productos o servicios.

En conclusión, la posición que tenía el Consejo de Estado de no admitir el desistimiento de la acción de nulidad relativa, buscaba no sólo proteger al titular del registro, sino, en especial, al público consumidor.

¿Cuál es la posición del Consejo de Estado en materia de desistimiento de la nulidad relativa de que trata el artículo 172?
Luego de hacer un análisis detallado del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Sala encontró que el medio de nulidad relativa tiene un carácter sui generis o especial.

La Sala analizó las características fundamentales del citado artículo, a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 o la mala fe en la obtención de registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa.

Analizada cada una de las características de la norma, se estimó necesario adoptar nuevamente el criterio que había sostenido el Consejo de Estado en providencia del 18 de diciembre de 2003, en la que se plasmaron las razones por las cuales era procedente el desistimiento de la demanda de nulidad relativa al detectar un interés particular en la acción.

Aunque el tema no es novedoso, se deja en claro que, aunque el registro marcario representa un interés para el público consumidor, también lo es que el derecho marcario que se concede tiene efectos directos sobre la situación particular y concreta del peticionario, quien puede disponer del mismo sin condicionamiento alguno.