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María Camila López Vigoya - camila.lopez@hllaw.com martes, 30 de marzo de 2021

Si bien existe un incremento notorio en los últimos años respecto del número de solicitudes de marca que se tramitan en Colombia, es innegable que en muchos casos los empresarios relegan este asunto a una última instancia.

Esta actitud frente a un activo intangible tan importante puede encontrar justificación, entre otras, en la incertidumbre sobre el éxito del negocio, por lo que no consideran una prioridad invertir tiempo y dinero en el signo que identificará determinado producto o servicio, hasta tanto no se cuente con la seguridad de que el proyecto tendrá un futuro sólido. Incluso, muchas veces el negocio resulta ser exitoso por muchos años, y por un descuido no se solicita la marca. Es así como un tercero, de buena o mala fe, podría registrar una marca idéntica o similar para productos o servicios competitivamente conexos.

¿Cómo se obtienen los derechos sobre una marca en Colombia?

En Colombia solo se adquieren derechos sobre las marcas una vez la Superintendencia de Industria y Comercio concede el correspondiente registro. No obstante, desde el momento en el que se presenta la solicitud el solicitante goza de un derecho de prioridad.

¿Qué hacer si un tercero registró mi marca o una similar?

Lo primero es analizar si existe o no conexidad competitiva entre los signos, para así determinar si el registro de ese tercero se convierte en un impedimento para mi potencial registro o en un riesgo por la posibilidad de enfrentar una acción por infracción a derechos de propiedad industrial. Es muy probable que de existir conexidad competitiva, el titular de la marca emprenda acciones legales contra quién está haciendo uso de su expresión, independientemente de si el uso es anterior.

En este punto es necesario establecer la buena o mala fe que rodearon el registro de la marca, pues ante un registro de buena fe no existen muchas opciones, aunque esto debe ser analizado caso a caso.

¿Cómo defender, ante un tercero de mala fe, una expresión usada como marca pero que no cuenta con el correspondiente registro?

Si se cuenta con pruebas de la mala fe que rodeó la solicitud marcaria, existen dos alternativas jurídicas frente a este asunto: i) solicitar la nulidad del registro marcario; o ii) interponer una demanda por competencia desleal.

¿Dónde se encuentra regulada la nulidad del registro marcario por mala fe?

La Decisión 486 de 2000 en su artículo 172 ha expresado que es posible que se decrete la nulidad de un registro marcario cuando se ha concedido de mala fe. Si bien estas acciones toman bastante tiempo, es una manera de proteger ese “derecho” adquirido con el uso de la marca y por supuesto, proteger el interés público pues se está evitando que se confunda al consumidor.

¿Qué actos desleales podrían alegarse?

Si bien cada caso cuenta con particularidades diferentes, de manera general podría pensarse en conductas desleales de confusión, imitación y explotación de la reputación ajena. Sin embargo, dependiendo de los hechos que rodeen el asunto puede analizarse si prosperarían otros actos.

A pesar de las dos acciones antes mencionadas, no podemos perder de vista la importancia de registrar nuestras marcas, pues estas constituyen activos intangibles valiosos que si no se protegen podrían ser la causa de muchos problemas.

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