• Sofía Alexandra Duarte Torres sduarte@larepublica.com.co

miércoles, 10 de abril de 2024

De acuerdo por lo planteado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ambas estuvieron en el mercado y no se generó confusión

Un caso interesante de conflicto entre marcas que ha dado de qué hablar desde hace años en el país es el de Crocs y Evacol por los reconocidos zuecos de goma.

Lo último en este caso es la revocatoria en días pasados de la sentencia de Primera Instancia contra Evacol, pues en la apelación de la empresa se establecieron puntos principales, como que el producto respondía a un diseño general de la zapatilla y también que estos coexisten en el mercado colombiano desde el 2012.

Asimismo, expuso que el producto no daba lugar a confusión toda vez que, entre otros aspectos, estaban notoriamente marcados.

Ante esto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la Segunda Instancia, determinó que aunque Crocs tenía el derecho a reclamar por la marca tridimensional, ya que los productos son fácilmente reconocibles, las marcas, efectivamente, coexisten desde 2012, año en el que incluso Evacol solicitó el registro de marca de las zapatillas, pero fue negado por carecer de novedad inventiva.

También se determinó que no hubo competencia desleal por parte de Evacol. Sobre el producto, se estableció que no son fácilmente confundibles en el mercado a pesar de su similitud porque se pueden identificar los orígenes empresariales por marcas, puntos de venta, precios, entre otros aspectos diferenciales.

Así las cosas, la decisión del Tribunal establece que, si bien podría haber una infracción a los derechos industriales de Crocs, entra en discusión el hecho de que la empresa toleró la coexistencia pacífica con Evacol durante un periodo extenso, pues solo se tomaron medidas legales en 2016, es decir aproximadamente luego de 5 años en coexistencia.

El fallo estipula que Evacol sería el ganador de esta disputa y Crocs deberá cumplir con una indemnización por $2,6 millones.

Cabe recordar que el conflicto data de 2016, cuando Crocs recibió el registro de la marca en el país y convocó a los juzgados a Evacol, argumentando que se estaría presentando una presunta infracción por derechos de propiedad industrial.

En primera instancia, en 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que Evacol, por la producción del producto, habría infringido el derecho marcario de Crocs, ya que este tenía registrada la marca tridimensional que caracteriza los zapatos y, por ende, los derechos de propiedad industrial.

Ante esto, la SIC ordenó a Evacol en su momento el retiro de los productos, su fabricación y que la empresa tenía que pagar indemnizaciones. Sin embargo, el caso fue llevado a una Segunda Instancia cuando la empresa apeló, abriendo así el nuevo capítulo del caso.

Eduardo Cabrera, abogado de Sergio Cabrera Abogados, representante de Evacol, afirmó que la empresa “venía años atrás fabricando y comercializando productos tipo zueco bajo sus propias marcas, inclusive, mucho antes que Crocs obtuviera el registro de su marca tridimensional”.

Por lo que agregó que en esa coexistencia en el mercado no se presentó afectación a los consumidores ni a Crocs.

Mientras que Salvatore Marcenaro, Trademarks Director de Wolf Méndez Abogados Asociados, explica que el fallo traduce que “el Tribunal consideró que al comparar la marca tridimensional de Crocs y el signo usado por Evacol no existe riesgo de confusión o asociación en el mercado, dando aplicación a la figura denominada ‘coexistencia pacífica de signos en el mercado’, que descarta la infracción”.

Sin embargo, resalta que lo que resulta inquietante es que “la protección de Crocs es respecto de una marca tridimensional (que protege la forma) y, en teoría, debería tener protección respecto a toda forma que resulte igual o similar”; y en este sentido agregó que “aquí no estamos comparando marcas nominativas o mixtas, sino signos tridimensionales y en ese sentido la comparación debería basarse únicamente en la forma y su similitud”.

Para Marcenaro, entonces, “lo que preocupa en este caso es que pareciera que se está reduciendo el alcance de protección de las marcas tridimensionales, puesto que si al analizar una infracción se van a tener en cuenta los elementos además de la forma, es probable que en la mayoría de los casos se llegue a la conclusión de que no hay infracción si han coexistido en el mercado y los elementos adicionales de los signos son diferentes”.

Por otro lado, Andrés Montealegre, director de Andrés Montealegre Oficina Legal, afirmó que este fallo fue justo. “No puede dar aplicación segmentada o preferente a ciertas normas. En este punto debemos recordar que la misma decisión 486 de 2000 hace referencia a la coexistencia de signos distintivos”.

De hecho, en términos de coexistencia de productos similares, de acuerdo con Camila Vásquez Ruiz, abogada experta en Propiedad Intelectual, “ si las marcas tienen diferencias claras que las distinguen no se incurre en violación, las infracciones a los derechos de propiedad industrial se dan cuando un tercero decide utilizar arbitrariamente elementos que son muy similares o idénticos a los de otra marca registrada”.

Antecedentes

El abogado defensor de Evacol, Eduardo Cabrera, abogado de Sergio Cabrera Abogados, aclaró además que “el calzado de Evacol contiene de manera suficiente sus propias marcas que se diferencian con los zuecos de Crocs. Por esta razón, la coexistencia pacífica entre los producto fue declarada en el proceso de manera categórica para revertir un fallo injusto, desmedido y desacertado”. E incluso resaltó que el fallo de este proceso era una victoria de la industria nacional.