• Alejandro Valencia

miércoles, 5 de diciembre de 2018

La SIC negó la solicitud que hizo la Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente y declaró fundada la oposición de la multinacional

Trabajadores Democráticos de Occidente se enfrentó en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Bridgestone Corporation, multinacional que fabrica neumáticos. El pleito inició porque la cooperativa solicitó el registro de la marca “Blackstone (nominativa)”.

Sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos negó la solicitud por la oposición que interpuso Bridgestone, quien argumentó que el signo solicitado es similarmente confundible con las marcas registradas “Bridgestone”.

La defensa de la compañía de neumáticos sostuvo que existen semejanzas sustanciales en los aspectos visuales, ortográficos y fonéticos. Esto daría paso a que el consumidor reciba una impresión en conjunto muy parecida de las marcas, “lo cual se materializa en el riesgo de asociación de los orígenes empresariales”.

Por su parte, Trabajadores Democráticos de Occidente, que buscaban distinguir productos y servicios en las Clases 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respondieron a la oposición que la secuencia vocálica y consonántica entre los signos en conflicto es distinta, sumado a sus diferencias conceptuales.

Frente a la decisión de la SIC, Juliana González, socia de González de la Espriella, opinó lo contrario: “Debe tenerse en cuenta que los extranjerismos como “Stone” pueden ser de uso común en clases como las que acá se discuten. En ese sentido, consideramos que las dos marcas más allá de la palabra común, no tienen ninguna similitud y pueden ser identificadas por el consumidor”, además agregó que efectivamente “Stone” es una expresión de uso común en la Clase 12.

Sin embargo, en la Resolución No. 86396, la Dirección declaró fundada la oposición de Bridgestone porque en su estudio de registrabilidad evidenció que las marcas son confundibles por compartir la partícula “Stone”, lo que se configura como una reproducción parcial, sin que cuente con elementos adicionales que permitan diferenciar los productos en el mercado y canales de publicidad.

Por su parte, Carolina Porras Espinel, socia de Lead Legal Advisors, argumentó que “resulta relevante la invitación a todos los solicitantes al registro de una marca a darle innumerables elementos de distintividad a su signo para evitar negaciones por considerarse que existe un riesgo de confusión y de similitud con marcas existentes. Aunque ambas marcas solo tienen similitud fonética en el final de cada una, no existen herramientas que permitan darle mayor identidad a una u otra, y además se pretenden registrar para identificar productos similares, lo cual es claramente una causal de irregistrabilidad que hubiera podido mitigarse al darle una identidad mixta a la marca Blackstone”.

Por último, la Superintendencia señaló en su análisis comparativo que existe una conexión competitiva frente a los servicios de la Clase 37 Internacional. Bridgestone abarca dentro de su cobertura el servicio de reparación y mantenimiento de automóviles, y la marca Blackstone hace referencia de forma general al servicio de reparación, estrechamente relacionado con vehículos. En esa medida, ambos guardan relación y cubren servicios prácticamente idénticos.

Antecedentes

Hace más de tres meses, Bridgestone Corporation, sostuvo un pleito marcario contra Red Point Zona Libre, que intentó registrar la marca Transtone. La empresa impidió el registro y la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición interpuesta. Resolvió que el signo Transtone está dentro de la causal de irregistrabilidad del literal ‘A’ del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que negó el registro a Red Point Zona Libre.