viernes, 27 de noviembre de 2020
Hay una familia de marcas en cabeza del opositor con el elemento F1 como distintivo y se extendió su notoriedad
En este pleito marcario, Grupo F1 Limitada solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro de la marca SomosF1 (mixta) para distinguir productos de la clase 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como servicios de publicidad, financieros y plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, la compañía Formula One Lincensing B.V. se opuso con el fin de proteger sus signos Fórmula 1 y F1.
En primer lugar, la opositora explicó que sus marcas, que llevaban como expresión distintiva Fórmula 1, eran altamente conocidas por el público y relacionadas con la idea de un campeonato mundial automovilístico que también es referenciado con su diminutivo F1.
Debido a ello, alegó que el hecho de que el solicitante reprodujera en su totalidad sus marcas, sin que la expresión ‘somos’ generara alguna diferenciación sustancial, estaría dando lugar a un aprovechamiento indebido de su reputación y produciendo, según explicó, un riesgo de confusión y asociación en el consumidor.
Por su parte, el solicitante respondió ante la SIC que el opositor estaba haciendo un análisis “caprichoso” y no un cotejo integral de las marcas como indicaba la norma.
LOS CONTRASTES
Andrea DonatoGerente consulting Group Marado
"La marca opositora además de refutar la similitud existente con el signo solicitado invoca la notoriedad de su registro previo aporte de las pruebas que así lo demuestran".
Esto en cuanto, según señaló, en el aspecto visual de su signo era evidente que el elemento predominante no era la abreviación F1 “sino a una combinación de colores junto a la palabra nominativa SomosF1”.
Además, afirmó que la expresión de marca ‘F1’ ya había sido concedida como registro en varias ocasiones por la Superindustria previo a su solicitud, y “en las clases donde ya se encontraba el registro del opositor”.
Por último, este señaló que “aunque las marcas cotejadas compartían la combinación de letra y número F1, dicha combinación no implicaba confusión, pues lo que debía determinarse era si la marca en su conjunto y totalidad resultaba distintiva, como ocurría”.
Dentro del examen de registrabilidad realizado por la SIC, se encontró la existencia de una familia de marcas en cabeza del opositor con el elemento F1 como distintivo. Por ello, al hallarse que el solicitante reproducía de manera expresa la expresión ‘F1’, que está especialmente protegida, se estaría dando un desconocimiento de los derechos titulares.
Así las cosas, la Superindustria declaró fundada la oposición de Fórmula 1 y negó el registro de la marca SomosF1.
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