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Laura Sofía Solórzano C - lsolorzano@larepublica.com.co jueves, 27 de febrero de 2020

Había suficiente distintividad entre los signos como para causar confusión, asociación o inducir al error a los consumidores

Las compañías se oponen a los registros de marcas dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con el fin de proteger los derechos de sus signos y los beneficios que han tenido en cuanto a notoriedad, distintividad o posicionamiento en el mercado.

En este caso, Codensa, la empresa que presta el servicio de electricidad en Bogotá, presentó su oposición al registro de la marca Codesa, la cual pretendía distinguir los servicios de diseño de software y plataformas web, entre otros comprendidos en las clases 9 y 42 de Niza.

Codensa argumentó que la marca que se pretendía distinguir podía ser fácilmente confundible con la suya debido a la similitud entre las expresiones, por lo cual se cumplía una de las causales de irregistrabilidad. “La marca solicitada reproduce la estructura ortográfica de la marca previamente registrada pues las letras están ubicadas exactamente en el mismo lugar”, añadió la compañía ante la Superindustria

LOS CONTRASTES

  • Juan Carlos UribeSocio en Triana, Uribe & Michelsen

    “Pesó más el hecho de que era Codensa. Sí son parecidas como palabras, pero de ahí a que los servicios y los productos estuvieran relacionados o que el público los comparara es bien discutible”.

  • Luis Fernando PatrónAbogado de Cárdenas Vega Propiedad Intelectual

    “La negación de Codesa por cuenta de la Dirección de Signos Distintivos de la SIC fue una decisión correcta, ya que dicha marca es susceptible de generar riesgo de confusión con Codensa”.

Pese a las declaraciones suministradas, la compañía solicitante no dio respuesta a la oposición, por lo cual, la Dirección hizo un examen de irregistrabilidad teniendo en cuenta las pruebas suministradas y cualquier otro elemento que pudiera aparecer durante el análisis del caso.

Al realizar el estudio comparativo se encontró que ambas marcas eran de naturaleza mixta debido a su composición gráfica y ortográfica, por lo cual, “dado que el elemento verbal de los signos en conflicto es el predominante en sus conjuntos” se realizó el cotejo de los signos. Después, la SIC determinó en la resolución que los signos en pleito Codesa y Codensa tenían la suficiente similitud para que fueran confundibles, debido a su composición ortográfica.

Teniendo en cuenta esto, se hizo el análisis de la conexidad competitiva entre las marcas, con lo que se encontró que mientras el signo solicitado pretendía distinguir en las clases 9 y 42, el signo opositor lo hacía en las 35, 36, 37, 39 y 42, de modo que solo coincidía la última.

A pesar de que los productos o servicios no hacían parte del mismo elemento nomenclador de la clasificación internacional, el organismo determinó que los mismos resultaban “complementarios con base en los criterios de conexidad competitiva”.

Tras este nuevo hallazgo, se determinó que al existir una conexión competitiva entre las marcas, además de una semejanza ortográfica y fonética, se incurría en el riesgo de confusión o asociación.

Igualmente, la SIC argumentó que no se cumplía la teoría de la independencia, la cual indica que entre mayor similitud exista entre los signos, más diferenciación debe haber entre los productos y/o servicios identificados. “Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario”, dijo la SIC. Debido a ello, se declaró fundada la oposición de Codensa y se negó el registro a Codesa.

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