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Allison Gutiérrez - agutierrez@larepublica.com.co viernes, 4 de septiembre de 2020

La firma Diesel alegó ante la SIC que la marca solicitante pretendía hacer un uso indebido de su reputación y notoriedad en el mercado

En este pleito marcario, Gustavo Zuluaga González solicitó en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro de la marca Diesel (mixta) para distinguir productos de la clase 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual incluye comidas rápidas como hamburguesas, perros calientes, pizzas y helados, entre otros. Sin embargo, la firma italiana de moda Diesel se opuso para defender sus prendas de vestir.

Para la compañía opositora, la marca solicitante reproducía desde el punto ortográfico la totalidad de su signo previamente registrado, el cual goza de un alto reconocimiento y prestigio en la industria de la moda sin que el signo a registrar hubiera incluido dentro de su parte nominativa alguna terminación que lo hiciera diferente a la suya.

Por otro lado, la opositora también alegó en su defensa que el signo solicitado guardaba una identidad fonética con la palabra distintiva Diesel. Según ella, esto era conflictivo debido a que como la expresión oral es la forma más habitual de comunicación usada por el consumidor promedio este podría recaer en un inminente riesgo de confusión o asociación entre las marcas.
Por último, Diesel advirtió que de concederse el registro del signo postulado se estarían afectando sus derechos titulares en la medida en que se abría la posibilidad al solicitante de un aprovechamiento indebido del esfuerzo de su marca para posicionarse en el mercado.

LOS CONTRASTES

  • Carlos AmayaSocio de Amaya Propiedad Intelectual

    “El signo solicitado Diesel pretende incursionar en el sector alimentos y restaurantes, de manera que no se presenta conexidad competitiva ni mucho menos un uso parasitario de la marca notoria”

Por su parte, la marca solicitante Diesel de Zuluaga argumentó a su favor aduciendo que existían diferencias notables entre los signos si se visualizaba que el suyo por ser de carácter mixto contenía la figura de una hamburguesa en llamas y colores, mientras que el logo opositor, dijo, era un círculo que llevaba la imagen de perfil, al parecer, de un indígena, todo a blanco y negro.
Finalmente, la marca a registro dijo que no existía riesgo de confusión o de asociación alguna en el consumidor debido a que los servicios que presta el opositor figuran como uno de los artículos más importantes que se consumen anualmente mientras que los servicios que su marca entrará a prestar son de un consumo más selectivo que se consume de vez en cuando.

Con base a los anteriores argumentos, la SIC encontró que las marcas enfrentadas eran muy distantes en sus servicios prestados, lo cual permitía que no habría riesgo de confusión entre los signos opuestos. Así, las cosas, la entidad declaró infundada la oposición de Diesel y concedió el registro de la marca Diesel de Zuluaga. Pese a ello, se le reconoció la notoriedad.

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