Hershey no dejó registrar marca Chocolates Kisses

Luego que el 14 de febrero de 2014  Importadora Dinastía  remitió la solicitud a la SIC, la estadounidense se opuso con el fin de desvirtuar dicho requerimiento, trayendo a colación sus marcas notorias Kisses, Hershe’s Kisses, Mini Kisses, Hershey’s Kisses Air Delight y Hugs and Kisses, registradas para las clases 25 y 30 de la Clasificación Internacional Niza.

Tatiana Carrillo, socia de Lloreda Camacho & Co y apoderada de The Hershey Company, explicó que el objetivo de la protección especial que se otorgan a las marcas notorias, no sólo está encaminado a evitar la posibilidad de que terceros se aprovechen del prestigio de esta y realice un uso parasitario de dicho reconocimiento, sino también pretende evitar que el consumidor llegue a penar que se trata de un producto con el mismo origen empresarial de la marca notoria. 

En concreto en la argumentación ante la Delegatura de Signos Distintivos, Carrillo indicó que la similitud ortográfica, fonética, gráfica y conceptual que se presenta entre las expresiones en conflicto se desprende la reproducción que hace la marca solicitada Chocolates Kisses de la marca previamente registrada y notoriamente reconocida Kisses, haciendo que en consecuencia se genere una impresión general similar. También se precisó que colocar la palabra Chocolate dentro de la marca evidencia una relación conceptual.

Así las cosas, Importadora Dinastía y su apoderado Jaime Eduardo Delgado dieron respuesta a la oposición presentada y aseguraron que “la estructura ortográfica que influye sobre la pronunciación y conformación silábica, se puede afirmar que la marca enunciada está compuesta de dos sílabas completamente diferentes por su ubicación y su estructura ortográfica”.

Sin embargo, la Superindustria al hacer un cotejo marcario reconoció la notoriedad de la marca Kisses de The Hershey Company y determinó que la oposición estaba fundamentada con lo cual efectivamente existía causal de irregistabilidad y decidió negar el requerimiento de Importadora Dinastía.  Al respecto, Álvaro Correa, socio de Baker & Mckenzie, considera que La SIC es clara en decir que, pese a no existir relación entre productos  de la clase 25 (vestuario) y los chocolates, de permitir que un tercero se apropie de la marca Kisses en clase 25 le estaría permitiendo que se aprovechara de la fama de la marca de Hershey lo cual es algo que la ley de propiedad intelectual busca evitar. “La decisión es acertada. Su titular demuestra con meridiana claridad su notoriedad y, aplicando acertadamente las normas vigentes, protege la marca notoria evitando dilución”, agregó Correa.

Lo mismo considera Catherine Zea, abogada de Zea Consultoría al considerar que se evitó el aprovechamiento injusto de un signo notorio. Cabe precisar que aún quedan recursos por lo que Importadora Dinastía podrá apelar la decisión ante la Delegatura de Propiedad Industrial.

Las opiniones

Tatiana Carrillo
Socia de Lloreda Camacho & Co 
“La importancia de obtener la declaración de notoriedad de una marca ampliamente reconocida por los consumidores radica en que la protección va más allá del mercado al que pertenece”.

Hasbleydi Calvo
Gerente Legal de B&R Latin America IP LLC
“La concesión llevaría a un error a los consumidores con las marcas notorias de The Hershey Company, ya que no podrían diferenciar, incurriendo en error. La SIC debe mantener su decisión en caso de apelarse”.