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Paula Viviana Suárez - psuarez@larepublica.com.co jueves, 24 de septiembre de 2015

En enero de 2013, Humberto Rubio, socio de Rubio Lawyers y apoderado de Pinterest, radicó ante la SIC la solicitud de registro de la marca P para identificar programas de software, servicios de publicidad,  suministro de redes sociales para varios propósitos,  plataforma e instalaciones para redes de comunicaciones y servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios comprendidos en las clases 9, 35, 38, 42, 45; respectivamente.

La Oficina de Signos Distintivos, le solicitó a Pinterest indicar con claridad los servicios para los cuales solicitó el registro de la marca, ya que, según la SIC, no estaban bien especificados en la solicitud original.

Ante esta solicitud radicada en el expediente 13-12994, se opuso Path, la aplicación creada en Estados Unidos para enviar mensajes. A través de su apoderado, Juan Pablo Cadena, socio de Brigard & Castro, la firma alegó protección para su marca P, la cual fue solicitada para identificar servicios de la clase 9 (programas de software, entre otros)  en diciembre de 2012,  antes de la solicitud de Pinterest. 

“La marca P solicitada por Pinterest, además de reproducir totalmente la solicitud de registro de la que es titular Path, pretende identificar servicios relacionados con los productos de la marca, por lo que probablemente inducirían al error al consumidor respecto del origen o del vínculo entre los diferentes titulares”, puntualizó Cadena en la oposición.

Paralelamente, en mayo de 2013, Pinterest radicó la ampliación de la cobertura de los servicios, como le había solicitado la SIC, y con esto, se originó un nuevo expediente, el 13-12966. 

“Cuando se pide ampliación de cobertura, toca  solicitar el registro de la marca nuevamente”, aseguró Álvaro Díaz, abogado de Rubio Lawyers, firma apoderada de Pinterest.

En abril de 2014, la SIC se pronunció sobre ambos expedientes. Por un lado, para el 13-12966, decidió conceder la marca. Por otro, en el 13-12994 decidió declarar fundada la oposición de Path para la clase 9, 38 y 42; y negarle el registro a Pinterest en esas clases.

Esta confusión llevó a que Pinterest apelara a la decisión y demostró que la marca P ya contaba con el  número de registro 1159400 concedido en el expediente 13-12994. La SIC resolvió revocar la Resolución anterior y devolver el caso al Grupo de Oposiciones para que se conceda formalmente la marca.

Eduardo Varela, socio de Cavelier, considera que la SIC falló en primera instancia al no reconocer ese derecho adquirido previamente.

Las opiniones

Eduardo Varela
Socio de Cavelier

“Al revocar en segunda instancia la decisión anterior, no se concedió inmediatamente el registro, sino que se ordenó devolver el caso al Grupo de Oposiciones para que se encargue de conceder la marca”.

Álvaro Díaz 
Abogado de Rubio Lawyers

“El empresario que tenga una marca registrada tiene derecho a volverla a registrar con ligeras modificaciones para ampliar la cobertura de sus productos. Es lo que se conoce como una marca derivada”.

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