María Camila López Vigoya - camila.lopez@hllaw.com Lunes, 16 de abril de 2018

Un signo notorio es aquel reconocido por una parte representativa del sector del mercado al que pertenece. Esta condición le otorga una protección especial, toda vez que: (i) rompe el principio de especialidad, por cuanto la autoridad marcaria analizará, respecto de signos de terceros, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, aún cuando no exista conexidad competitiva entre los signos; y (ii) en lo relacionado al principio de territorialidad, la calidad de notorio en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), otorgará protección en el resto.

¿Cuándo puede solicitarse la declaratoria de notoriedad?
Los artículos 135 y 235 de la Decisión 486 de 2000, contienen los escenarios en los cuales podría ser solicitada la declaratoria de notoriedad de una marca. Dentro de estos encontramos la posibilidad de interponer una oposición, como respuesta a una acción de cancelación 0 mediante una solicitud de cancelación por notoriedad. En el primer escenario le corresponde al titular de la marca que se invoca como notoria allegar el material probatorio que permita, no solo demostrar el posible riesgo de confusión, sino sustentar la solicitada notoriedad.

El segundo escenario es en respuesta a una acción de cancelación por no uso, toda vez que aunque el signo no esté siendo usado en el lapso requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de ser posible demostrar la notoriedad, dicha acción de cancelación no podrá prosperar. En este punto juega un papel muy importante la descripción de productos y servicios que fue usada al momento de registrar el signo, ya que la marca solo será notoria respecto de los productos que efectivamente identifique en el mercado, por lo que los plasmados en el registro y los comercializados, deben coincidir.
Por último está la solicitud de cancelación por notoriedad, que pretende dejar sin validez el registro de una marca que haya sido concedida a pesar de la notoriedad de otra. La carga de la prueba recae sobre quién alega notoriedad, y éste debe demostrar que dicha calidad no solo se ostentaba al momento de la solicitud de registro marcario del tercero, sino que al momento de interponer la acción subsiste.

¿Qué pruebas se requieren para demostrar la notoriedad de una marca?
No existe un listado taxativo de lo que el titular de una marca debe hacer para lograr su notoriedad, toda vez que su uso, intensidad de difusión en el mercado y el prestigio que la misma obtenga, variará conforme al mercado al que pertenezca, pues el foco de atención y medios para difundir un signo, están dados por el entorno comercial al que vaya dirigido.

Sin perjuicio de lo anterior, la SIC ha enunciado como pruebas aptas para demostrar que una marca es notoria, entre otras, los estudios de mercado, informes de ventas, certificados de inversión en publicidad y registros marcarios en otros países. Asimismo, la Decisión 486 de 2000 consagra en su artículo 228 los factores analizados por las autoridades marcarias, al conceder la notoriedad de un signo.

¿La notoriedad de un signo es permanente?
No, es necesario tener en cuenta que la notoriedad de una marca puede ser temporal, por esto se hace imprescindible que a la hora de aportar pruebas, las mismas correspondan a la actualidad del signo o demuestren cómo la condición de notoria subsiste. Por lo anterior, la SIC solo concede la notoriedad por periodos.