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lunes, 9 de mayo de 2022

Otra firma de abogados intentó registrar el signo GPA, lo que generó un pleito en la Superindustria que desembocó en la decisión

En todos los pleitos marcarios entre las empresas ante la Superintendencia de Industria y Comercio participan abogados expertos en propiedad intelectual, pero es raro que una firma sea una de las partes. Es lo que le sucedió recientemente a Gómez-Pinzón Abogados, que no solo tuvo que defender su marca, sino además logró el reconocimiento de su notoriedad en el mercado.

Según explicó Juanita Pérez Botero, la socia de propiedad intelectual que llevó el proceso, las alertas se encendieron cuando notaron la solicitud del registro de la marca GPA, mismas siglas con las que la firma se identifica de manera abreviada en el mercado.

“Nosotros usamos, principalmente, Gómez-Pinzón, pero a través del tiempo la gente ha empezado a identificarnos también como GPA”, anotó.

La firma, entonces, presentó ante la Superindustria una oposición al registro solicitado, sin embargo, agregó, la preocupación de que hubiera otra firma que quisiera usar ese signo no desapareció, por lo que surgió la idea de solicitar el reconocimiento de notoriedad de la marca.

Así, además de argumentar ante la entidad que la solicitada estaba incursa en varias causales de irregistrabilidad, al ser similarmente confundible con su marca registrada, la firma solicitó que se acreditara y reconociera la notoriedad de la marca, lo que a su vez garantiza una protección especial en casos similares.

“Tuvimos que reunir esfuerzos muy importantes de todas nuestras áreas para juntar todo ese material que nos permitía probarle a la Superintendencia que en efecto nuestra marca merecía tener ese reconocimiento de notorio”, agregó.

En su análisis, la SIC negó el registro de GPA a la otra firma que lo había solicitado, por considerarla similarmente confundible con la opositora, y adicionalmente reconoció que Gómez-Pinzón Abogados goza de reconocimiento en el mercado, por lo que le dio el estatus de notoria.

Para Pérez, parte del éxito para ello fue haber encontrado la oportunidad de solicitar la protección especial pues, como explicó, para eso hay que encontrar una oportunidad. “Uno no puede ir a la SIC a pedir la notoriedad porque se tiene que generar una oportunidad; procesalmente hablando, está taxativo en la norma que para ello es necesario que haya una solicitud de un tercero que, en opinión del titular, entre en conflicto con una registrada; o que uno, como titular de una marca, inicie un proceso de cancelación de otra que se registró en detrimento de esa notoriedad.

La abogada, adicionalmente, recordó que la Superintendencia de Industria y Comercio exige un recaudo de material probatorio muy exhaustivo, en cuanto no accede a solicitudes que no demuestren el posicionamiento y reconocimiento de los consumidores en el mercado.

En ese sentido, señaló que el reto más grande ahora es mantener esa notoriedad, pues la protección solamente es válida en la medida que se logre acreditar la continuidad del reconocimiento del mercado en el tiempo.

Antecedentes

Al cierre de la semana pasada, Latin Lawyer le entregó el premio ‘Líder de firma de abogados’ (Law Firm Leader of the Year Award) a José Luis Suárez Parra, socio director de Gómez-Pinzón Abogados. Adicionalmente, el premio a la transacción de reestructuración del año fue para la salida de Avianca del Capítulo 11, en la que la firma participó como asesora.

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