Examen técnico es diferente a examen de nivel inventivo

Uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes han podido o no producirse tal invención.

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Merck & CO., INC. contra las Resoluciones 16051 de 18 de mayo y 30589 de 24 de septiembre de 2001, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención consistente en “Composiciones farmacéuticas que contienen inhibidores 5-Alfa reductasa para el tratamiento de la alopecia androgénica”. La actora está domiciliada en New Yersey, EE.UU.

Merck & co., inc

Pide que se declare nula la Resolución 16051 de 18 de mayo de 2001, mediante la cual la SIC negó la patente de invención solicitada por Merck & CO., INC.. Que se declare nula la Resolución 30589/2001, mediante la cual la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 16051/2001, confirmándola. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de Merck, la patente de invención titulada “Composiciones farmacéuticas que contiene inhibidores 5-alfa reductasa para el tratamiento de la alopecia androgénica”.

Superintendencia de Industria y Comercio

Solicita a esta Corporación no acceder a las pretensiones de Merck & CO., INC., puesto que el procedimiento solicitado para patente, carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Señala que del estudio de las anterioridades EP 0285382/1998, US 4,760,071 de 26 de julio de 1988 y EP 0155096 de 18 de septiembre de 1985, se desprende que el objeto reivindicado ya era conocido desde antes de la presentación de la solicitud de reivindicación, pues la anterioridad US 4,760,071, protege composiciones farmacéuticas que contienen “Finasteride”.

Consideraciones

Pese a que las normas invocadas por MERK & CO., INC., fueron los artículos 14, 16, 18, 21 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que la normatividad aplicable al asunto de la referencia es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, específicamente los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 17, vigentes al solicitar privilegio de patente.

Alegatos de conclusión

La apoderada de Merck expresa que las anterioridades EP 0285382 de 5 de octubre de 1998, US 4,760,071 del 26 de julio de 1988 y EP 0155096 de 18 de septiembre de 1985, no afectan la novedad de la invención negada, pues ninguna enseña en forma directa y sin ambigüedades, que una tableta con dosis de “Finasteride” por debajo de los 5mg/día, preferiblemente 1mg/día resulta eficaz terapéuticamente para el tratamiento de alopecia androgénica

Fallo

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Los actos acusados no quebrantaron lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Esta Sala no accederá a las pretensiones de Merck & CO., INC., en tanto quedó probado que no reúne el requisito de nivel inventivo.